根據(jù)商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。實(shí)踐中，如果商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)商標(biāo)前也實(shí)際使用了該商標(biāo)，那么在先使用人使用商標(biāo)的時(shí)間是否必須先于商標(biāo)注冊(cè)人實(shí)際使用商標(biāo)的時(shí)間，還是只要在商標(biāo)申請(qǐng)前使用即可，司法實(shí)踐中的認(rèn)識(shí)并不統(tǒng)一，仍存在一定爭(zhēng)議。
一、關(guān)于在先使用時(shí)間點(diǎn)的爭(zhēng)議
有觀點(diǎn)認(rèn)為，先用權(quán)抗辯制度的設(shè)定是為了彌補(bǔ)注冊(cè)原則的缺陷，平衡商標(biāo)注冊(cè)人與在先使用人之間的利益。如果商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)日之前已經(jīng)開(kāi)始實(shí)際使用，并在事實(shí)上使注冊(cè)商標(biāo)在申請(qǐng)日之前即發(fā)揮了識(shí)別功能的，主張先用權(quán)抗辯的一方當(dāng)事人即使仍僅在原有范圍內(nèi)使用，亦無(wú)法避免市場(chǎng)混淆的后果，從而喪失了主張不侵權(quán)抗辯和繼續(xù)使用的正當(dāng)性基礎(chǔ)。因此，如果商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)日之前也具有實(shí)際使用行為，在先使用人的使用行為還應(yīng)早于商標(biāo)注冊(cè)人的實(shí)際使用時(shí)間。在廣州正譽(yù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司與正譽(yù)企業(yè)管理（廣東）集體股份有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中，法院認(rèn)為，在先使用抗辯中的使用須在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前使用，且須早于商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)商標(biāo)的使用，即“兩個(gè)先于”標(biāo)準(zhǔn)。
也有觀點(diǎn)認(rèn)為，對(duì)于在先使用時(shí)間只先于注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日的善意先使用者而言，要求在先使用的時(shí)間必須同時(shí)符合“兩個(gè)先于”條件，可能過(guò)于嚴(yán)苛。比如，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人雖然在類似商品范圍內(nèi)使用競(jìng)爭(zhēng)性商標(biāo)的時(shí)間早于商標(biāo)在先使用抗辯人，但由于地域阻隔、商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人商標(biāo)知名度較小等原因，在先使用抗辯人無(wú)從知曉商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人已經(jīng)使用競(jìng)爭(zhēng)性商標(biāo)的事實(shí)，并且因此擴(kuò)大了營(yíng)業(yè)規(guī)模，擁有了自己穩(wěn)定的交易圈，使用的商標(biāo)也獲得了一定知名度。此種情況下，允許注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人對(duì)其行使停止侵害請(qǐng)求權(quán)和損害賠償請(qǐng)求權(quán)，顯然不符合商標(biāo)在先使用抗辯制度設(shè)立的宗旨。
在上訴人北京中創(chuàng)東方教育科技有限公司與被上訴人北京市海淀區(qū)啟航考試培訓(xùn)學(xué)校等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中，法院認(rèn)為，“在商標(biāo)法第五十九條第三款的適用中，雖然從字面含義上，在先使用行為應(yīng)早于商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)商標(biāo)的使用行為，但是因該要求的實(shí)質(zhì)是要通過(guò)這個(gè)要件排除在先使用人具有惡意的情形，故在把握這個(gè)要件時(shí)應(yīng)把在先使用是否出于善意作為重要的考量因素，而不應(yīng)拘泥于條款本身關(guān)于時(shí)間點(diǎn)先后的字面用語(yǔ)。具體而言，并非只要商標(biāo)注冊(cè)人早于在先使用人對(duì)商標(biāo)進(jìn)行了使用便當(dāng)然認(rèn)定先用權(quán)抗辯不成立。如商標(biāo)注冊(cè)人雖存在在先使用行為，但在先使用人對(duì)此并不知曉，且亦無(wú)其他證據(jù)證明在先使用人存在明知或應(yīng)知商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)意圖，卻仍在同一種或類似商品或服務(wù)上使用相同或相近似的商標(biāo)等其他惡意情形的，即不能僅因商標(biāo)注冊(cè)人具有在先使用行為而否認(rèn)先用抗辯的成立。”
二、在先使用抗辯不應(yīng)要求先于商標(biāo)注冊(cè)人使用
筆者認(rèn)為，成立在先使用抗辯并不要求在先使用抗辯人實(shí)際使用商標(biāo)的時(shí)間必須先于商標(biāo)注冊(cè)人實(shí)際使用時(shí)間。但如果在先使用人明知或應(yīng)知商標(biāo)注冊(cè)人在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)前已經(jīng)實(shí)際使用相關(guān)商標(biāo)，仍然基于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的目的在相同或類似商品上使用與其相同或近似的商標(biāo)，那么在先使用人就無(wú)權(quán)主張?jiān)谙仁褂每罐q。
首先，僅從商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定看，無(wú)法得出在先使用人必須先于商標(biāo)注冊(cè)人實(shí)際使用相關(guān)商標(biāo)的結(jié)論。商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)僅包括“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前”，并沒(méi)有要求必須先于商標(biāo)注冊(cè)人實(shí)際使用，否則商標(biāo)法第五十九條第三款就應(yīng)當(dāng)直接規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人實(shí)際使用擬申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)前”。或者說(shuō)，在先使用抗辯條款主要調(diào)整的是在先使用未注冊(cè)商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)善意共存的問(wèn)題，主要針對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前未實(shí)際使用商標(biāo)的情況，并無(wú)意調(diào)整或涵蓋商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)前也實(shí)際使用商標(biāo)的情況。
其次，如果商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前也實(shí)際使用了相關(guān)商標(biāo)，實(shí)際上涉及兩個(gè)未注冊(cè)商標(biāo)之間的沖突問(wèn)題。具體可以分為以下兩種情況：一是商標(biāo)注冊(cè)人使用商標(biāo)先于在先使用抗辯人實(shí)際使用，但在先使用抗辯人實(shí)際使用時(shí)，商標(biāo)注冊(cè)人使用的商標(biāo)并不具有一定影響；二是商標(biāo)注冊(cè)人使用商標(biāo)先于在先使用抗辯人實(shí)際使用，且在先使用抗辯人實(shí)際使用時(shí)，商標(biāo)注冊(cè)人使用的商標(biāo)已經(jīng)具有了一定影響。對(duì)于上述情況應(yīng)當(dāng)如何處理，并不應(yīng)簡(jiǎn)單地以使用時(shí)間的先后判斷在先使用抗辯人是否有權(quán)繼續(xù)使用。即使沒(méi)有商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的在先使用抗辯條款，已有的法律規(guī)定也可以解決上述問(wèn)題。
一方面，我國(guó)商標(biāo)法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)均設(shè)定了一定的門檻，也就是未注冊(cè)商標(biāo)必須具有一定的影響，除代理人或代表人等有特殊關(guān)系的人搶注商標(biāo)外，只有具有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)才可能受到保護(hù)。因此，對(duì)于上述第一種情況，即使商標(biāo)注冊(cè)人先于在先使用人使用相關(guān)商標(biāo)，由于尚不具有一定影響，其無(wú)權(quán)禁止他人（代理人或代表人除外）注冊(cè)或使用相關(guān)商標(biāo)。也就是說(shuō)在先使用人雖然使用時(shí)間晚于商標(biāo)注冊(cè)人，但其使用行為是正當(dāng)?shù)摹＜词股虡?biāo)注冊(cè)人事后取得了注冊(cè)商標(biāo)，也不能因此使得原本正當(dāng)?shù)氖褂眯袨槌蔀榍謾?quán)行為，這也是在先使用抗辯條款的價(jià)值或目的所在。
另一方面，具有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)的排他力并不是絕對(duì)的，其僅有權(quán)禁止他人基于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的目的而擅自使用的行為。如果他人主觀上并不知道商標(biāo)注冊(cè)人已經(jīng)實(shí)際使用且取得一定影響，商標(biāo)注冊(cè)人無(wú)權(quán)禁止他人使用。《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)民事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第二款規(guī)定，在不同地域范圍內(nèi)使用相同或近似的知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，在后使用者能夠證明其善意使用的，不構(gòu)成反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第五條第二項(xiàng)規(guī)定的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。因后來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)入相同地域范圍而使其商品來(lái)源足以產(chǎn)生混淆，在先使用者請(qǐng)求責(zé)令在后使用者附加足以區(qū)別商品來(lái)源的其他標(biāo)識(shí)的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持。因此，對(duì)于上文提及的第二種情況，即使商標(biāo)注冊(cè)人使用的商標(biāo)在在先使用抗辯人使用時(shí)已經(jīng)具有一定影響，商標(biāo)注冊(cè)人也僅有權(quán)禁止惡意的使用人擅自使用其已經(jīng)具有一定影響的商標(biāo)，而善意的在先使用抗辯人仍有權(quán)繼續(xù)使用，至多承擔(dān)附加區(qū)別性標(biāo)識(shí)的義務(wù)。
三、在先使用抗辯人的主觀狀態(tài)應(yīng)為善意
對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前即已實(shí)際使用商標(biāo)的情形，不應(yīng)簡(jiǎn)單地比較在先使用抗辯人和商標(biāo)注冊(cè)人實(shí)際使用商標(biāo)的時(shí)間先后，而是應(yīng)判斷在先使用抗辯人使用商標(biāo)時(shí)是否存在搭便車等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)目的，主觀上是否明知或應(yīng)知商標(biāo)注冊(cè)人已經(jīng)實(shí)際使用相關(guān)商標(biāo)并具有一定影響。這符合商標(biāo)法規(guī)定在先使用抗辯的制度目的，即保護(hù)在先使用人的正當(dāng)利益。只有在先使用人主觀上為善意時(shí)，其使用商標(biāo)產(chǎn)生的利益才值得保護(hù)，基于在先使用行為而對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)進(jìn)行限制也才具有正當(dāng)性。
對(duì)此，域外也有相似的立法例。如《日本商標(biāo)法》第三十二條即規(guī)定：“在他人商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)前，在日本國(guó)內(nèi)不是出于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的目的，而在該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的指定商品或指定服務(wù)或與其類似商品或類似服務(wù)上使用該商標(biāo)或與其近似商標(biāo)的結(jié)果，在該商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之際，已使消費(fèi)者廣為知曉該商標(biāo)表示與其業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)時(shí)，其使用者當(dāng)在繼續(xù)于其商品或服務(wù)上使用該商標(biāo)的場(chǎng)合，擁有在其商品或服務(wù)上使用該商標(biāo)的權(quán)利。該業(yè)務(wù)的承繼者也同樣如此。”美國(guó)在Tea Rose等案中，明確在商標(biāo)注冊(cè)人和在先使用人均實(shí)際使用商標(biāo)時(shí)，應(yīng)著重考察在先使用人的主觀狀態(tài)。如果兩個(gè)使用人在兩個(gè)距離遙遠(yuǎn)的地區(qū)獨(dú)立善意地使用相同或近似的商標(biāo)，建立起各自的商譽(yù)，那么這兩個(gè)使用人分別是各自所在區(qū)域的在先使用人，其善意的在先使用行為不應(yīng)被禁止。
（作者單位：上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院）
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